Onduidelijke rechten bij sourcing
Vaak worden er onvolledige afspraken gemaakt, bijvoorbeeld over de benodigde rechten (intellectuele eigendomsrechten of vereiste licenties). Dit kan de klant in een lastig parket brengen.
Bij een eenvoudige sourcing, voor zover software daarbij centraal staat, zijn ten minste drie partijen betrokken: de afnemer, de sourcingdienstverlener en de softwareleverancier. De softwareleverancier, die doorgaans de rechten bezit op de software, kan, als goede afspraken ontbreken, weigeren mee te werken aan de sourcing. Of hij kan hiervoor een forse additionele vergoeding vragen, ook wel ‘stiffing’ genoemd. In het ergste geval kan hij de klant zelfs wegens auteursrechtinbreuk aanspreken als de juridische basis voor het gebruik van de software ontbreekt. Alleen door vroegtijdig grondig te onderzoeken welke software men in huis heeft, bij wie de rechten rusten en wat nodig is om de sourcing succesvol te laten zijn, kunnen deze risico’s worden weggenomen.
Ook recente ontwikkelingen, zoals een uitspraak van de Hoge Raad en de hype rond SOA en SaaS, nopen tot extra aandacht voor intellectuele eigendomsrechten in sourcingrelaties (zie kaders). Wat heeft de klant al? Wat heeft de klant tijdens de rit nodig? En vooral, wat heeft de klant tijdens en na de onvermijdelijke exit nodig?
Bij software is van alle intellectuele eigendomsrechten het auteursrecht veruit het belangrijkst. Bij elke vorm van sourcing zal moeten worden nagegaan wie de auteursrechten op de benodigde software bezit. Deze rechten kunnen bij de klant zelf berusten, maar ook bij de leverancier, diens onderaannemer of een freelancer.
Tijdens een due diligence dient in kaart gebracht te worden welke softwarecontracten met welke leveranciers zijn afgesloten. Kunnen deze contracten worden voortgezet door de sourcingdienstverlener of moeten zij worden opgezegd? Misschien is het wenselijk of zelfs noodzakelijk om nieuwe contracten af te sluiten. Bij contractsovername zal de dienstverlener de plaats innemen van de klant onder dezelfde voorwaarden. De contracten kunnen evenwel beperkingen (zoals ‘change of control’-clausules) bevatten die de overname kunnen belemmeren. Soms zit er niets anders op dan de bestaande contracten op te zeggen en nieuwe contracten af te laten sluiten door de dienstverlener. Wel zal dan gekeken moeten worden onder welke (financiële) voorwaarden de bestaande contracten opgezegd kunnen worden en wat de nieuwe contracten betekenen wanneer de dienstverlening een einde neemt. Contractsoverneming (of eigenlijk: contractsterugneming) door de klant aan het einde van de rit zou ook dan wel eens lastig kunnen zijn.
Tijdens de sourcingrelatie zullen partijen met name moeten regelen aan wie de intellectuele eigendomsrechten toekomen op de te ontwikkelen software. De klant die specifieke software laat ontwikkelen, zal verlangen dat het auteursrecht aan hem wordt overgedragen. Zeker indien de klant de ontwikkelkosten draagt. De klant kan dan de software volledig onafhankelijk van de dienstverlener exploiteren. Het is daarbij verstandig vast te leggen dat de dienstverlener en zijn werknemers afstand doen van hun zogenaamde persoonlijkheidsrechten, voor zover dat is toegestaan. De dienstverlener en zijn werknemers kunnen zich dan, ook na de overdracht van het auteursrecht, niet meer verzetten tegen softwarewijzigingen die door de klant worden aangebracht.
Wat standaardsoftware betreft, zal de dienstverlener ervoor dienen in te staan dat hij alle benodigde rechten heeft verkregen om de afgesproken diensten te verlenen, bijvoorbeeld door zelf over de benodigde (sub)licenties te beschikken.
Sourcingcontracten worden over het algemeen voor een langere periode afgesloten, waarin veel kan veranderen. Bij beëindiging is het ook zaak dat men nagaat welke intellectuele eigendomsrechten eventueel worden (terug)overgedragen aan de klant, danwel of licenties worden verkregen die zo nodig kunnen worden overgedragen aan de opvolgende dienstverlener. Licentiebeperkingen kunnen ook bij de exit voor lastige situaties zorgen. Welke softwarelicenties kunnen door de klant of een opvolgende dienstverlener worden overgenomen en wat zijn de financiële consequenties hiervan? Stiffing ligt ook hier op de loer, bijvoorbeeld bij het in stand houden van dubbele systemen (en dus mogelijk dubbele licentiekosten) tijdens de migratie naar een opvolgende dienstverlener.
Ten slotte neemt de beëindiging van de sourcing door faillissement van de dienstverlener een bijzondere plaats in. Met name voor die situatie is het van belang dat de toegang tot de broncode goed is geregeld, bijvoorbeeld in de vorm van een escrowregeling. Recente rechtspraak van de Hoge Raad inzake het Nebula-arrest maakt evenwel dat de curator hier mogelijk roet in het eten gooit.
Al met al dient bij sourcing het belang van het maken van heldere afspraken over de intellectuele eigendomsrechten en het gebruik van de software niet te worden onderschat, zeker nu deze rechten de kern van de sourcing vormen.
Mr. dr. Elisabeth P.M. Thole (thole@van-doorne.com) en mr. Louis Jonker (jonker@van-doorne.com) zijn advocaten bij Van Doorne te Amsterdam. Met dank aan mr. Friederike van der Jagt, advocaat bij Van Doorne te Amsterdam.
Auteursrecht of licentie
Degene die het auteursrecht bezit, heeft de volledige zeggenschap over de exploitatie van de software. Bij een licentie hangt het van de inhoud daarvan af hoe de software gebruikt mag worden. Door de overdracht van het auteursrecht verkrijgt de klant het auteursrecht, terwijl in geval van een licentie er slechts een gebruiksrecht wordt verkregen.
Indien de klant zelf over de auteursrechten op de software beschikt, kan hij deze rechten aan de dienstverlener overdragen. Ook gezamenlijke auteursrechten zijn mogelijk. Dit vereenvoudigt evenwel niet de situatie bij beëindiging van de sourcingrelatie.
Indien nieuwe software voor de klant is ontwikkeld, is de vraag aan wie de auteursrechten toekomen. Het betalen voor de ontwikkeling betekent niet automatisch dat de auteursrechten verkregen worden. Slechts door schriftelijke overdracht van de auteursrechten verkrijgt men deze rechten.
Als de klant slechts een licentie heeft, dan is het de vraag of de door de klant met derden afgesloten licentiecontracten overgedragen kunnen worden aan de dienstverlener. Aan de verleende licentie zijn doorgaans beperkingen verbonden, zodat de licentie niet altijd overdraagbaar is. Andere mogelijke struikelblokken voor overdracht zijn geheimhoudingsbepalingen in licentiecontracten en een mogelijk verbod op softwareonderhoud door derden. Van geval tot geval zal moeten worden onderzocht of de inhoud en de strekking van de licentieovereenkomst zich tegen overdracht verzetten, en of wellicht een nieuwe licentie dient te worden verkregen.
Faillissement
dienstverlener
Bij gedwongen beëindiging van de sourcingrelatie door faillissement van de dienstverlener is van belang in hoeverre de curator de gemaakte afspraken over de exit kan doorkruisen. De positie van de curator bij een vóór het faillissement afgesloten contract was aan de orde in het Nebula-arrest van de Hoge Raad uit 2006. Het arrest ging over de nakoming van een huurovereenkomst van een bedrijfspand. Op basis van deze uitspraak is wel betoogd dat het een curator vrijstaat om ten behoeve van de boedel verplichtingen uit een vóór datum faillissement gesloten overeenkomst niet na te komen. Dit zou in principe ook kunnen gelden voor de escrowovereenkomst, die juist uitkomst zou moeten bieden bij het faillissement van de dienstverlener.
Zodra de klant de software (of althans de broncode) uit escrow verkrijgt (omdat de dienstverlener failliet is gegaan), zit daar onlosmakelijk een licentierecht aan verbonden om de software te (laten) gebruiken. Uit het Nebula-arrest zou men nu kunnen afleiden dat de curator dit licentierecht kan beëindigen als de boedel daarbij gebaat is. Hoe deze kwestie zich verhoudt tot de wettelijke licentie uit de Auteurswet, die bepaalt dat een rechtmatige verkrijger van software gerechtigd is die software te gebruiken, is evenwel nog geen uitgemaakte zaak. Hoe dan ook, het verdient in ieder geval aanbeveling om tijdens het sourcingtraject toetsingsmogelijkheden op te nemen ten aanzien van de financiële positie van de dienstverlener, zodat tijdig de bedrijfscontinuïteit kan worden gewaarborgd voordat een faillissement wordt uitgesproken.
Licentieperikelen bij SaaS en SOA
Bij ‘software as a service’ (SaaS) stellen dienstverleners (in feite ASP’s) via internet softwareapplicaties beschikbaar waarop klanten een ‘abonnement’ kunnen nemen. Hierdoor kan de klant met beperkte middelen toch een deel van zijn bedrijfsprocessen uitbesteden. De klant kan de software gebruiken zonder licentie. De SaaS-dienstverlener dient echter wel over de vereiste licenties te beschikken, iets wat niet altijd eenvoudig te controleren is en daarom contractueel moet worden afgedekt. De SaaS-dienstverlener zal met de rechthebbende op de softwareapplicaties een ‘sitelicentie’ moeten overeenkomen, zodat de applicaties op die locatie onbeperkt mogen worden gebruikt. ‘Named user’-licenties zullen bij SaaS waarschijnlijk verleden tijd zijn.
Service-Oriented Architecture (SOA) is geen sourcingmodel, maar een softwarearchitectuurmodel. Daarbij wordt de functionaliteit van de softwareapplicaties (van verschillende leveranciers) aangeboden als diensten. De klant krijgt toegang tot de software via een interface, die de diensten met de onderliggende softwareapplicaties aanstuurt. Het gebruik van de softwareapplicaties is afhankelijk van de inrichting van de diensten en vindt centraal en gecoördineerd plaats. Voor het gebruik van de softwareapplicaties ligt een licentievergoeding op abonnementsbasis voor de hand. Het SOA-model leent zich dan ook uitstekend voor toepassing binnen SaaS-dienstverlening.